[팜뉴스=최선재 기자] 팜뉴스는 지난 6일 "제약사 M&A 공든 '탑', 특허로 무너진다면?"에서 김용하 변호사(법무법인 디라이트) 강의를 통해 IPDD(intellectual property due diligence)의 중요성을 전했다. 제약·바이오 기업들이 IPDD를 하지 않으면 M&A와 기술 이전 과정에서 어려움을 겪을 수 있다는 것이 골자였다. 

그렇다면 IPDD는 현실 속에서 어떻게 작동할까. 제약사들은 IPDD를 통해 기술 특허 리스크를 사전에 탐지할 경우 어떤 이득을 얻을 수 있을까. 김 변호사가 IPDD 방법과 사례를 통해 그 해답을 제시했다. 팜뉴스가 앞선 보도의 후속편을 아래와 같이 공개한다.

# 특허 목록만 받아서는 NO!

IPDD를 위해 우선적으로 확인해야 할 것은 "Patent Portfolio(특허 포트폴리오)"다. 일단 특허가 무엇이 있는지를 들여다보아야 한다. 물론 국내 투자자들도 여기까지는 접근을 한다. 다만 특허 소유자가 누구인지에 대한 목록만 받아보는 수준이다. 

하지만 중요한 것은 특허가 우리가 개발한 제품을 전반적으로 보호하느냐다. 이를 위해 특허의 청구항, 청구항의 유효성, 집행 가능성 등을 살펴보는 단계까지 나아가야 한다. 

둘째는 "Licensing Agreements(라이센스 계약)"다. 보통은 직접 개발하지만 많은 경우, 신약 후보 물질 등을 외부에서 가져온다. 대학 또는 연구소에서 기술을 가져올 때 맺은 계약으로 특허를 제대로 확보했는지를 판단하기 위해 계약서를 검토하는 배경이다. 

기술을 개발했다고 해서 하나의 회사에만 넘기는 것도 아니다. 의약품은 국가, 용도, 적응증 별로 특허를 넘길 수 있다. 해당 기술에 담긴 특허 리스크가 제3자에게 어디까지 넘어갔는지 파악하는 일이다. 

# 유사 제품, 경쟁 제품에 '특허 소송' 있을까 

셋째는 "Inventions and Ownership(발명과 소유권)"이다. 한국은 대학 또는 정부 주도 연구소에서 공동연구가 많이 이뤄진다. 보통 대학원생, 직원, 핵심 발명자를 빼고 특허를 등록한 경우가 상당하다. 발명자가 나중에 문제 제기할 경우 특허 무효 문제가 생길 수 있기 때문에 반드시 살펴봐야 한다.  

넷째는 "Agreements with Research Institutions(연구기관과의 계약)"이다. 우리나라는 특히 정부 과제를 많이 하는데 협약서에 따라 특허 권리에 대한 귀속 조항이 있다. 때문에 IPDD를 할 때 정부 지원을 받아 연구했을 당시 계약서나 협약서를 주의깊게 살펴야 한다. 

다섯째는 "IP Litigation(IP 소송)", 여섯째는 "IP Risk Assessment(IP 위험 평가)"다. 과거에 특허 관련 소송 있는지가 중요하다. 우리 특허 뿐 아니라 우리와 유사한 경쟁제품이나 다른 제품에 특허소송이 결부됐는지도 살펴야 한다. 규제 환경의 변화 등도 종합해서 특허 리스크를 탐지하는 과정이다. 

일곱째는 "Freedom to Operate(운영의 자유)"다. 앞서 기준들과 다소 결이 다르다. 특허를 가지지 않았지만 내가 개발한 제품이 제3자의 특허를 침해하는지를 사전에 알아보는 것이다. 제품 관련 기술을 자유롭게 특허로 등록할 수 있는지를 살펴보는 개념이다. 

여덟째는 "IP Strategy(IP 전략)"이다. 앞서 모든 사항을 검색해서 회사가 특허에 대해 어떤 전략을 세웠는지를 평가한다. 미국은 1년에 한 번 자신들의 IP를 점검하고 특허를 강화하기 위해서 전략 회의를 진행한다.

아홉째는 "Trade Secrets(영업 비밀)"로 특허로 보호되지 않지만 귀중한 자산이 될 수 있는 영업비밀을 식별하고 보호한다.

# 데이터 독점권 없으면 무슨 소용?

열 번째는"Trade Secrets(데이터 독점권)으로 매우 중요하다. 예를 들어 임상 2상 데이터를 누가 소유할 것이냐를 따지는 개념이다. 약 3년 전 제가 투자 회사에 있을 당시 한국의 바이오 투자 환경은 좋은 시기였다. 임상 1상 또는 2상 연구만으로 주식시장 상장이 가능했다. 당시 PD-1항체와 병용 임상을 많이 했던 이유다. 

과거의 얘기라서 조금은 편하게 말씀드릴 수 있다. 당시 글로벌 빅파마과 국내 바이오벤처도 병용 임상을 했다. 하지만 벤처가 임상 데이터에 대한 독점권이 없었다. 글로벌 빅파마가 단독 소유하게 됐고 특허도 마찬가지였다. 

임상 데이터에 대한 권리가 제한됐다는 의미다. 기업 가치를 평가할 때 중요할 수 있는데, 그 부분이 계약 과정에서 간과된 것이다. 이처럼 데이터에 대한 독점권, 임상 결과에 대한 독점권은 상당히 중요하다. 

앞서 10가지를 중심으로 특허와 계약서를 중심으로 의뢰사에 자료 요청을 하고 데이터를 받아 IPDD에 돌입한다. 

# IPDD 이슈1: 대학 기술 '개량'해서 특허냈다면

구체적인 사례를 들어보겠다. A 기업은 상당히 큰 규모의 상장사다. B 바이오벤처와 공동연구, 옵션계약을 했고 결과가 좋아 옵션을 행사하면 라이센스 계약이 성사되는 형태였다.

해당 계약을 하면서 A 기업은 투자 실사, 연구 실사, 기술 실사를 진행하고 저희에게 IPDD를 맡겼다. 

기술 실사 보고서를 바탕으로 B 사 특허에 대한 분석에 들어갔다. B 사는 한국의 많은 바이오 벤처처럼 대학교 산단에서 기술 상당 부분을 이전해온 상황이었다. 실사 보고서에 있던 기술은 플랫폼 기술, 물질 & 플랫폼 등이었다.

일단 B 사는 대학교에서 기술을 그대로 가져온 이후 개량해서 특허를 냈다. 이때 "권리를 어떻게 할 것이냐"가 이슈였다. 

# IPDD 이슈2: 옵션 계약, 특허는 어디까지 남아 있을까 

이뿐이 아니다. B 사는 학교와 계약하면서 사업화를 진행할 때 통지 의무, 즉 진행 사업에 대한 협의 의무가 있었다. 이행하지 않으면 계약이 해지될 수 있었다. 

또 하나는 B사가 C 글로벌 기업과 공동연구계약이 있었다는 점이다. C 사 대표는 단순 공동연구계약이라고 했지만 IPDD 과정에서 옵션계약이란 사실을 파악했다. 글로벌 기업이 옵션을 행사하면 기술 이전이 이뤄지기 때문에 굉장히 중요한 계약이다.  

글로벌 기업이 옵션을 행사하면 권리를 가져가는 형식이었다. 저희는 "어디까지 가져가고, 실제로 남아있는 권리가 어디까지"인지를 분석했다. 

# IPDD 이슈3: 우리 회사 특허, 진짜 '알짜' 맞아요? 

마지막으로 가장 중요한 것은 "특허가 진정 가치가 있느냐"였다. B 사의 플랫폼 특허가 워낙 유명해서 살펴봤는데 실상은 달랐다. 꽤 오래된 특허였고 그 사이에 많은 기술이 개발됐기 때문에 현재 사용 중인 플랫폼은 해당 특허의 아주 일부만 쓰는 상태였다.

굳이 특허를 가져오지 않아도 문제가 없었다. A 기업에 back ground IP(계약 이전 또는 계약과 독립적으로 생성된 지적 재산)를 가져와도 된다고 전달했다. 

물질 특허도 중요했다. B 사가 중요하게 여긴 특허는 개발 물질이 없고 단순 화학식 수준이었다. B 사가 특허법인에 일감을 맡겼는데 정작 중요한 특허를 관리하지 않았기 때문이다. 

저희가 해당 부분을 다시 파악했고 실제 해당 특허에 대한 무효 리스크를 같이 평가해서 보고서를 드렸다. 저희한테 맡긴 것은 대기업이었다. 하지만 벤처 입장에서도 특허를 다시 한번 되돌아볼 수 있는 좋은 기회가 된 것이다. 

이번 사례는 A 기업와 B 벤처가 우호적인 관계였고 몇 가지 문제가 있어도, 그런 부분을 해결할 수 있다고 생각해서 최종적으로 문제가 없었다. 하지만 IPDD를 진행하지 않았다면 몇 가지 문제 때문에 계약이 깨질 수 있었다. 이처럼 IPDD는 리스크를 최소화하고 가치를 최대화한다는 측면에서 반드시 필요한 절차다.