‘제약·바이오 맞춤형 특허전략 수립’

“바이오 특허 전략 수립에 있어 사업의 리스크를 줄이는데 일조 할 수 있도록 시간과 비용을 고려해 최적의 방안을 간구해야 한다”

23일 한국신약개발연구조합(회장 이강추)과 한국 SGS 인증원이 서울대학교 호암교수회관에서 “제약·바이오 산업 R&D 생산성 극대화를 위한 특허 활용 전략”을 주제로 개최한 세미나에서 두리암 특허법률사무소의 박원미 변리사는 이 같이 강조했다.

박 변리사는 발명 출원의 관점에서 △넓은 권리범위 확보에 불리 △명세서에 실험결과 필요 △명세서 작성 비용 증가 △출원부터 등록까지 소요 시간 증가 △시작과 끝이 다른 점 △사용에 허가 등 필요 △무효 가능성 증가 등을 개별적으로 고민해야 한다고 밝혔다.

이에 대해 궁극적으로 불이익을 최소화 할 수 있는 전략 수립을 위해 다음과 같은 내용을 강조했다.

이는 △효과추가, 개량 발명을 통한 포트폴리오 구축 △출원일 선점 △제품 출시일까지 출원계속 유지 △등록 후 제도 이용 권리 강화 △용도 치료 양식 발명 출원 △존속기간 연장 △단일 특허의 청구항 수 증가 △중복범위의 복수개의 특허 등을 해결책으로 언급한 것.

무엇보다 특허의 기능은 100% 비즈니스 수단으로 회사의 사업목표에 그 위험성을 감소시키는데 두고 있기 때문인 것으로 풀이된다.

또한 박 변리사는 바이오 특허 종류를 △치료제, 리서치 툴, 진단제, 생활제 등과 같은 ‘용도별’ △단백질, 핵산, 세포, 지방산 등의 ‘구성별’ △유전자 클로닝, 재조합, 병형, 합성, 단백질 분리, 정제, 특성 규명, 개질, 세포배양기술 등의 ‘구현기술’ 특허로 구분 짓는다고 소개했다.

이에 특허의 사용목적을 공격적 측면의 강화와 방어적 측면의 강화로 나눠 예를 들었다.

우선 라이선스, 수익창출, 비용회수와 관련한 특허의 공격적 사용에 있어 이를 강화키 위해서는 질보다는 양, 용도 확대, 팔리는 기술, 범용적 기술 등을 꼽았다.

이어 독점적 실시, 소송저지, 안정적 실시 등의 방어적 특허 사용과 관련해서는 자사 제품 생산의 담보, 독점적 실시기간 증대, 지속적 대체 개량 기술 권리 확보, 분쟁 저지, 권리 유지 등을 들어 강화할 수 있다고 설명.

더욱이 특허권의 획득에 있어 변리사의 명세서 작성에 관계, 그는 “개발된 기술을 가능한 포괄적 범위로 다양한 쓰임새를 예측하고, 심사관의 거절을 극복해 등록하며, 무효심판이 청구돼도 몇 개의 청구항은 살아남을 수 있도록 작성해야 한다”고 제시했다.

이 밖에도 “출원 중인 특허의 경우 실험결과 획득에 소요되는 시간을 고려해 가출원을 통한 출원일을 선점하며, 효능 입증 강화, 추가 효능, 예상과 다른 효과에 청구항 변경 등을 고려 계속 출원 또는 부분계속 출원을 통한 가능한 제품 출시 때까지 출원 계속 유지해야 한다”며 “등록가능성을 높이고 등록 후 소송저지를 위해 출원 건수를 늘리고, 회피가능성 감소, 대체 기술, 에버그리닝 전략을 위한 다양한 형태의 개량 출원을 실시해야 한다”고 덧붙였다.

원종혁 every83@pharmnews.co.kr 다른기사 보기